คำถามที่ไม่มีใครถามจนกว่าจะแพง
ผู้ก่อตั้งต่างชาติที่มาตั้งบริษัทในไทย มักมองการจดทะเบียนบริษัทกับการคุ้มครองแบรนด์เป็นสองงานคนละเรื่อง — ทำบริษัทก่อน ส่วนเครื่องหมายการค้า "ไว้ว่างค่อยทำ"
พอถึงเวลาที่หันมาสนใจเครื่องหมายการค้าจริง ๆ มักเกิดสามอย่างไปแล้ว คือแบรนด์ค้าขายมาระยะหนึ่ง ตั้งตัวแทนจำหน่ายไปแล้ว และมีคนยื่นจดอะไรบางอย่างไปแล้ว
คู่มือนี้ว่าด้วยการตัดสินใจเชิงโครงสร้างที่ควรทำ ก่อนยื่นเอกสารจดทะเบียนบริษัท
คู่มือนี้เป็นข้อมูลทั่วไป ไม่ใช่ความเห็นทางกฎหมายสำหรับกรณีเฉพาะราย เงินที่ออกจากประเทศไทยภายใต้สัญญาอนุญาตมีผลทางภาษีที่ต้องคำนวณก่อนลงนาม ให้นำร่างสัญญาไปหาที่ปรึกษาภาษีและเราพร้อมกัน และดูคู่มือนักลงทุนต่างชาติ
1. การตัดสินใจ: ใครถือเครื่องหมาย
บริษัทโฮลดิ้งต่างประเทศถือ
- แบรนด์อยู่นอกนิติบุคคลที่ค้าขาย สำคัญเมื่อนิติบุคคลนั้นถูกขาย ปรับโครงสร้าง หรือเผชิญข้อเรียกร้อง
- อำนาจควบคุมอยู่กับผู้ก่อตั้งเมื่อบริษัทไทยมีผู้ถือหุ้นท้องถิ่น
- ต้องมีสายสัญญาอนุญาตลงมาที่บริษัทที่ประกอบกิจการ และมีเรื่องการจ่ายเงินข้ามประเทศถ้าคิดค่าสิทธิ
บริษัทไทยที่ประกอบกิจการถือ
- ง่ายกว่า ไม่มีสายสัญญาอนุญาต ไม่มีคำถามเรื่องค่าสิทธิข้ามประเทศ
- มักเข้ากับโครงสร้างการส่งเสริมหรือการรับนักลงทุนท้องถิ่นได้ดีกว่า
- ผูกแบรนด์ไว้กับนิติบุคคลที่วันหนึ่งอาจอยากขาย ปรับโครงสร้าง หรือเลิก
ไม่มีคำตอบที่ถูกเสมอ แต่มีคำตอบที่ผิดเสมอ คือ ปล่อยให้ยังไม่ตัดสินใจในขณะที่แบรนด์เริ่มค้าขายไปแล้ว
2. เกิดอะไรขึ้นเมื่อไม่มีใครตัดสินใจ
รูปแบบความล้มเหลวสามอย่าง พบบ่อยและเลี่ยงได้ทั้งหมด
- ผู้ก่อตั้งถือในนามส่วนตัว เพราะตอนนั้นเร็วที่สุด กลายเป็นปัญหาในการระดมทุนรอบแรก และเป็นปัญหาหนักถ้าผู้ก่อตั้งแตกคอกันภายหลัง
- ตัวแทนหรือผู้จัดจำหน่ายยื่นจด พันธมิตรท้องถิ่นจดให้ "เพื่อช่วย" จากนั้นเขาก็ถืออำนาจต่อรองเหนือการเข้าตลาดของท่าน โดยเฉพาะตอนเลิกสัญญา
- การจดดักไว้โดยบุคคลภายนอก มีคนยื่นเครื่องหมายที่ตรงกับของท่านก่อนท่าน การเอาคืนทำได้แต่ช้า แพง และไม่แน่นอน ระหว่างนั้นการเปิดตัวของท่านถูกขวางไว้
3. หลักยื่นก่อนได้ก่อน และความหมายกับท่าน
ประเทศไทยใช้หลักยื่นก่อนได้ก่อน สิทธิในไทยตามการจดทะเบียนในไทย ไม่ใช่ตามการใช้ที่อื่น ชื่อเสียงจากต่างประเทศอาจมีน้ำหนักในข้อพิพาท แต่การพึ่งพามันช้ากว่า แพงกว่า และแน่นอนน้อยกว่าการได้ยื่นไว้
ผลในทางปฏิบัติ
- การตัดสินใจยื่นอยู่ที่ จุดเริ่ม ของการเข้าตลาด
- ยื่นก่อนตั้งตัวแทนจำหน่าย ก่อนออกงานแสดงสินค้า และก่อนเปิดตัวต่อสาธารณะ
- พิจารณาจำพวกสินค้าและบริการที่ธุรกิจจะใช้จริง รวมถึงจำพวกใกล้เคียงที่วางแผนจะขยายไป
- ตรวจทะเบียนก่อนตัดสินใจใช้ชื่อ การเปลี่ยนชื่อก่อนเปิดตัวเป็นความไม่สะดวก การเปลี่ยนชื่อหลังเปิดตัวคือความแพง
4. การอนุญาตให้บริษัทไทยใช้
ถ้านิติบุคคลต่างประเทศเป็นเจ้าของ บริษัทไทยต้องมีสัญญาอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร และควรมี ก่อนที่จะเริ่มมีรายได้
สิ่งที่สัญญาต้องระบุให้ชัด
- ขอบเขต เครื่องหมายใด สินค้าและบริการใด อาณาเขตใด
- ความเป็นเอกสิทธิ์ และบริษัทไทยอนุญาตช่วงได้หรือไม่
- การควบคุมคุณภาพ ซึ่งเป็นสิ่งที่รักษาอำนาจควบคุมแบรนด์ของเจ้าของไว้
- ระยะเวลา การเลิกสัญญา และสิ่งที่เกิดกับสินค้าคงเหลือและวัสดุเมื่อเลิก
- คิดค่าสิทธิหรือไม่ และคิดบนฐานใด
สองรูปแบบความล้มเหลวที่เราเห็น คือไม่มีสัญญาอนุญาตเลย และมีสัญญาอนุญาตที่เซ็นหลังบริษัทไทยใช้เครื่องหมายมาหลายปีแล้ว ทั้งสองแบบสร้างปัญหาตอนขายกิจการ ระดมทุน หรือมีข้อพิพาทกับผู้ถือหุ้นท้องถิ่น
5. ทรัพย์สินทางปัญญาที่ทีมไทยสร้างขึ้น
อย่าสมมติว่าตกเป็นของบริษัทโดยอัตโนมัติ หลักต่างกันระหว่างลูกจ้างกับผู้รับจ้างอิสระ และต่างกันตามประเภทของทรัพย์สินทางปัญญา ผู้รับจ้างคือจุดที่บริษัทต่างชาติพบช่องว่างบ่อยที่สุด เช่น นักออกแบบที่ทำโลโก้ เอเจนซีที่ทำบรรจุภัณฑ์ นักพัฒนาที่เขียนแอป
ทางแก้ที่เชื่อถือได้และถูกมากถ้าทำแต่เนิ่น ๆ
- ข้อกำหนดโอนสิทธิในสัญญาจ้าง
- ข้อกำหนดโอนสิทธิในทุกสัญญากับผู้รับจ้าง เอเจนซี และฟรีแลนซ์ ลงนาม ก่อน เริ่มงาน
- บันทึกว่าสร้างอะไร เมื่อไร โดยใคร
การไปตามเก็บสัญญาโอนสิทธิหลังความสัมพันธ์จบแล้วคือการเจรจา และอีกฝ่ายรู้ว่าท่านต้องการมัน
6. สิ่งที่ผู้ตรวจสอบสถานะจะดูในภายหลัง
เมื่อท่านขอรับการส่งเสริม ระดมทุน หรือขายกิจการ สายทรัพย์สินทางปัญญาจะถูกไล่ดู
- ใครเป็นเจ้าของเครื่องหมายแต่ละตัว และทะเบียนอยู่ในชื่อที่ถูกต้องหรือไม่
- ทะเบียนครอบคลุมสินค้าและบริการที่ขายจริงหรือไม่
- มีสัญญาอนุญาตหรือไม่ ลงนามแล้วหรือไม่ และสอดคล้องกับวิธีที่ธุรกิจดำเนินจริงหรือไม่
- มีการโอนสิทธิจากพนักงานและผู้รับจ้างครบหรือไม่
- มีข้อพิพาท คำคัดค้าน หรือสิทธิของบุคคลภายนอกที่ไม่เคยจัดการหรือไม่
ช่องว่างที่พบในจังหวะนั้นต้องแก้ภายใต้แรงกดดันด้านเวลาโดยที่อีกฝ่ายรู้จุดอ่อนแล้ว ถ้าแก้ตั้งแต่ตอนตั้งบริษัท งานเดียวกันนี้เป็นเรื่องปกติธรรมดา
7. เช็คลิสต์ก่อนจดทะเบียนบริษัท
- ตัดสินใจว่าใครถือเครื่องหมาย และเขียนการตัดสินใจนั้นไว้
- ตรวจทะเบียนก่อนตัดสินใจใช้ชื่อ
- ยื่นในไทยในจำพวกที่ธุรกิจจะใช้จริง
- ห้ามให้ตัวแทนจำหน่ายหรือตัวแทนจดในชื่อของเขาเอง
- เตรียมสัญญาอนุญาตไว้ถ้านิติบุคคลต่างประเทศจะเป็นเจ้าของ
- ใส่ข้อกำหนดโอนสิทธิในแบบฟอร์มสัญญาจ้างและสัญญาผู้รับจ้างตั้งแต่วันแรก
- เก็บทะเบียนเครื่องหมาย คำขอ การต่ออายุ และสัญญาอนุญาต ไว้ที่เดียวกัน
สรุปสั้น
| การตัดสินใจ | ถ้าทำผิดจะเกิดอะไร |
|---|---|
| ใครถือเครื่องหมาย | แบรนด์ไปอยู่ในนิติบุคคลที่ผิดตอนขายหรือปรับโครงสร้าง |
| ยื่นเมื่อไร | คนอื่นยื่นก่อนและขวางการเปิดตัวของท่าน |
| ให้ตัวแทนจำหน่ายจด | พันธมิตรถืออำนาจต่อรองเหนือการเข้าตลาด |
| สัญญาอนุญาตให้บริษัทไทย | ค่าความนิยมสะสมในนิติบุคคลที่ไม่มีสิทธิใช้เป็นลายลักษณ์อักษร |
| ทรัพย์สินทางปัญญาของพนักงานและผู้รับจ้าง | โลโก้ บรรจุภัณฑ์ หรือโค้ด ไม่ใช่ของท่าน |
ทุกข้อในนี้ถูกมากตอนตั้งบริษัท และแพงมากตอนถูกตรวจสอบสถานะ ไม่มีข้อไหนที่ง่ายขึ้นเพราะรอ
เราดำเนินการจดเครื่องหมายการค้าและวางโครงสร้างทรัพย์สินทางปัญญาไปพร้อมกับการจดทะเบียนบริษัท ให้การตัดสินใจเรื่องความเป็นเจ้าของทำครั้งเดียวและมีเอกสารรองรับ ปรึกษาเบื้องต้นไม่มีค่าใช้จ่าย โทร 092-254-2045 หรือเขียนเรื่องของท่านมาที่ /contact — ดูเพิ่มที่ บริการทรัพย์สินทางปัญญา และ จดทะเบียนบริษัท
คู่มือนี้จัดทำโดย สำนักงานกฎหมายสุวรรณวรา ลอว์เฟิร์ม — สำนักงานกฎหมายในขอนแก่น ก่อตั้ง พ.ศ. 2529 เป็นข้อมูลทั่วไป ไม่ใช่ความเห็นทางกฎหมายสำหรับกรณีเฉพาะ