一個直到代價高昂才有人問的問題
外國創始人在泰國設立公司時，通常把註冊公司與品牌保護當作兩件事——先把公司辦了，商標「等有空再說」。
等到真正處理商標時，往往已經發生了三件事：品牌已經在經營、經銷商已經指定、而且已經有人提交了某項申請。
本文講的是在提交設立檔案之前就值得作出的結構性決定。
本文為一般性資訊，並非針對具體案件的法律意見。資金依許可安排流出泰國會產生稅務後果，簽署前必須先行測算——請把許可草案同時交給您的稅務顧問和我們，並參見外國投資人指南。
1. 決定：商標由誰持有
由境外控股公司持有
- 把品牌隔離在經營主體之外，當該主體被出售、重組或面臨索賠時尤為重要
- 在泰國公司有本地股東時，把控制權留在創始方
- 需要向下的許可鏈條；若收取特許權使用費，則涉及跨境付款
由泰國運營公司持有
- 更簡單；沒有許可鏈條，沒有跨境使用費問題
- 在某些促進或本地投資架構下更順暢
- 把品牌繫結在一個您日後可能想出售、重組或登出的主體上
沒有普遍正確的答案。但有一個普遍錯誤的做法：在品牌已經開始經營時仍未作決定。
2. 無人決定時會發生什麼
三種常見且都可避免的失敗模式：
- 創始人個人持有。 因為當時那樣最快。到第一輪融資時成為問題，若創始人日後失和則是嚴重問題。
- 代理或經銷商註冊。 本地夥伴「幫忙」註冊，從此掌握了您進入市場的籌碼，在終止合作時最為尖銳。
- 搶注。 第三方先於您提交與您相同的商標。取回是可能的，但緩慢、昂貴且不確定——與此同時您的上市被卡住。
3. 申請在先，對您意味著什麼
泰國採申請在先原則。權利一般隨在泰國的註冊而生，而非隨在別處的使用。
海外積累的聲譽在爭議中可能有作用，但依賴它比事先註冊更慢、更貴、更不確定。
實務結論：
- 申請決定屬於市場進入的起點
- 在指定經銷商之前、參展之前、任何公開發布之前完成申請
- 考慮業務真正需要的類別，包括計劃擴充套件的相鄰類別
- 在確定名稱之前先檢索——上市前改名不便，上市後改名昂貴
4. 把商標許可給泰國公司
若由境外主體持有商標，泰國公司需要一份書面許可——並且應在產生收入之前就存在。
許可需要寫清楚：
- 範圍：哪些商標、哪些商品與服務、哪個地域
- 獨佔性，以及泰國公司能否再許可
- 品質控制，這是權利人保有品牌控制權的依據
- 期限、終止，以及終止時庫存與物料如何處理
- 是否收取使用費，以及計算基礎
我們見到的兩種失敗：完全沒有許可；以及泰國公司使用商標多年之後才補籤許可。兩者都會在未來的出售、融資或與本地股東的爭議中造成問題。
5. 泰國團隊創作的成果
不要假定自動歸公司所有。員工與獨立承包方情況不同，不同型別的智慧財產權也不同。外包方是外國公司最常出現缺口的地方 ——做標誌的設計師、做包裝的代理公司、寫應用的開發者。
可靠的解決辦法是合同化，早做則成本很低：
- 僱傭合同中的轉讓條款
- 每一份承包、代理與自由職業者協議中的轉讓條款，在工作開始之前簽署
- 記錄創作了什麼、何時、由誰完成
在合作關係結束後補籤轉讓，是一場談判，而對方知道您需要它。
6. 日後盡職調查會查什麼
當您申請促進、引入投資或出售時，智慧財產權鏈條會被追溯：
- 每個商標歸誰所有，註冊名義是否正確
- 註冊是否覆蓋實際銷售的商品與服務
- 許可是否存在、是否已簽署、是否與業務實際運作一致
- 員工與外包轉讓是否到位
- 是否存在未了結的爭議、異議或第三方權利
在那個階段發現的缺口，要在時間壓力下修補，而且對方已知您的弱點。在設立階段處理，同樣的工作只是例行事項。
7. 設立前的創始人清單
- 決定商標由誰持有，並把決定寫下來
- 在確定名稱之前先做檢索
- 在泰國按業務真正會用到的類別提交申請
- 絕不讓經銷商或代理以自己名義註冊
- 若由境外主體持有，先準備好許可協議
- 從第一天起在僱傭與外包合同範本中加入轉讓條款
- 把商標、申請、續展與許可集中登記在一處
小結
| 決定 | 做錯的後果 |
|---|---|
| 商標由誰持有 | 出售或重組時，品牌落在錯誤的主體裡 |
| 何時提交申請 | 他人先行註冊，卡住您的上市 |
| 經銷商註冊 | 合作方掌握您進入市場的籌碼 |
| 給泰國公司的許可 | 商譽積累在一個沒有書面使用權的主體上 |
| 員工與外包智慧財產權 | 標誌、包裝或程式碼其實不屬於您 |
所有這些在設立階段都很便宜，在盡職調查階段都很貴。清單上沒有一項會因為拖延而變得更容易。
我們在辦理公司設立的同時處理商標申請與智慧財產權架構，使歸屬決定一次做對並留下書面依據。初步諮詢免費，請致電 +66 92 254 2045，或在聯絡頁面留下情況。另見智慧財產權服務與公司註冊。
本指南由蘇婉瓦拉律師事務所撰寫 — 位於孔敬的律師事務所，成立於 1986 年。本文為一般性資訊，非針對具體案件的法律意見。