一个直到代价高昂才有人问的问题
外国创始人在泰国设立公司时，通常把注册公司与品牌保护当作两件事——先把公司办了，商标「等有空再说」。
等到真正处理商标时，往往已经发生了三件事：品牌已经在经营、经销商已经指定、而且已经有人提交了某项申请。
本文讲的是在提交设立文件之前就值得作出的结构性决定。
本文为一般性信息，并非针对具体案件的法律意见。资金依许可安排流出泰国会产生税务后果，签署前必须先行测算——请把许可草案同时交给您的税务顾问和我们，并参见外国投资人指南。
1. 决定：商标由谁持有
由境外控股公司持有
- 把品牌隔离在经营主体之外，当该主体被出售、重组或面临索赔时尤为重要
- 在泰国公司有本地股东时，把控制权留在创始方
- 需要向下的许可链条；若收取特许权使用费，则涉及跨境付款
由泰国运营公司持有
- 更简单；没有许可链条，没有跨境使用费问题
- 在某些促进或本地投资架构下更顺畅
- 把品牌绑定在一个您日后可能想出售、重组或注销的主体上
没有普遍正确的答案。但有一个普遍错误的做法：在品牌已经开始经营时仍未作决定。
2. 无人决定时会发生什么
三种常见且都可避免的失败模式：
- 创始人个人持有。 因为当时那样最快。到第一轮融资时成为问题，若创始人日后失和则是严重问题。
- 代理或经销商注册。 本地伙伴「帮忙」注册，从此掌握了您进入市场的筹码，在终止合作时最为尖锐。
- 抢注。 第三方先于您提交与您相同的商标。取回是可能的，但缓慢、昂贵且不确定——与此同时您的上市被卡住。
3. 申请在先，对您意味着什么
泰国采申请在先原则。权利一般随在泰国的注册而生，而非随在别处的使用。
海外积累的声誉在争议中可能有作用，但依赖它比事先注册更慢、更贵、更不确定。
实务结论：
- 申请决定属于市场进入的起点
- 在指定经销商之前、参展之前、任何公开发布之前完成申请
- 考虑业务真正需要的类别，包括计划扩展的相邻类别
- 在确定名称之前先检索——上市前改名不便，上市后改名昂贵
4. 把商标许可给泰国公司
若由境外主体持有商标，泰国公司需要一份书面许可——并且应在产生收入之前就存在。
许可需要写清楚：
- 范围：哪些商标、哪些商品与服务、哪个地域
- 独占性，以及泰国公司能否再许可
- 品质控制，这是权利人保有品牌控制权的依据
- 期限、终止，以及终止时库存与物料如何处理
- 是否收取使用费，以及计算基础
我们见到的两种失败：完全没有许可；以及泰国公司使用商标多年之后才补签许可。两者都会在未来的出售、融资或与本地股东的争议中造成问题。
5. 泰国团队创作的成果
不要假定自动归公司所有。员工与独立承包方情况不同，不同类型的知识产权也不同。外包方是外国公司最常出现缺口的地方 ——做标志的设计师、做包装的代理公司、写应用的开发者。
可靠的解决办法是合同化，早做则成本很低：
- 雇佣合同中的转让条款
- 每一份承包、代理与自由职业者协议中的转让条款，在工作开始之前签署
- 记录创作了什么、何时、由谁完成
在合作关系结束后补签转让，是一场谈判，而对方知道您需要它。
6. 日后尽职调查会查什么
当您申请促进、引入投资或出售时，知识产权链条会被追溯：
- 每个商标归谁所有，注册名义是否正确
- 注册是否覆盖实际销售的商品与服务
- 许可是否存在、是否已签署、是否与业务实际运作一致
- 员工与外包转让是否到位
- 是否存在未了结的争议、异议或第三方权利
在那个阶段发现的缺口，要在时间压力下修补，而且对方已知您的弱点。在设立阶段处理，同样的工作只是例行事项。
7. 设立前的创始人清单
- 决定商标由谁持有，并把决定写下来
- 在确定名称之前先做检索
- 在泰国按业务真正会用到的类别提交申请
- 绝不让经销商或代理以自己名义注册
- 若由境外主体持有，先准备好许可协议
- 从第一天起在雇佣与外包合同范本中加入转让条款
- 把商标、申请、续展与许可集中登记在一处
小结
| 决定 | 做错的后果 |
|---|---|
| 商标由谁持有 | 出售或重组时，品牌落在错误的主体里 |
| 何时提交申请 | 他人先行注册，卡住您的上市 |
| 经销商注册 | 合作方掌握您进入市场的筹码 |
| 给泰国公司的许可 | 商誉积累在一个没有书面使用权的主体上 |
| 员工与外包知识产权 | 标志、包装或代码其实不属于您 |
所有这些在设立阶段都很便宜，在尽职调查阶段都很贵。清单上没有一项会因为拖延而变得更容易。
我们在办理公司设立的同时处理商标申请与知识产权架构，使归属决定一次做对并留下书面依据。初步咨询免费，请致电 +66 92 254 2045，或在联系页面留下情况。另见知识产权服务与公司注册。
本指南由苏婉瓦拉律师事务所撰写 — 位于孔敬的律师事务所，成立于 1986 年。本文为一般性信息，非针对具体案件的法律意见。