특허 출원, 소특허, 영업비밀 — 무엇을 선택할까

고객들이 가장 자주 묻는 질문은 "특허를 어떻게 등록하나요?"이지만, 실제로 가장 먼저 던져야 할 질문은 **"이것을 등록해야 할까요, 말아야 할까요?"**입니다. 특허 출원은 독점권이라는 유한한 권리를 얻는 대가로 고객이 생각하신 내용의 세부 사항을 공개하는 것이기 때문입니다. 만약 보유하신 것이 경쟁사가 역추적할 수 없는 제조법이나 공정이라면, 이를 공개하는 것은 경쟁사에 공짜로 넘겨주는 꼴이 될 수 있습니다.

본 가이드는 잘못 판단하면 되돌리기 어려운 세 가지 질문, 즉 어떤 방식으로 보호할 것인지, 누가 소유자인지, 모방당하기 전에 어떤 증거를 확보해 두어야 하는지를 다룹니다.

서로 대체되지 않는 세 가지 선택지

태국에는 특허법상 세 가지 유형의 특허가 있습니다. 발명특허는 발명 또는 기술적 공정을 대상으로 하고, 소형특허는 발명의 진보성 기준이 완화된 발명을 대상으로 하며, 제품디자인특허는 외부 형태나 문양을 보호하되 기능은 보호하지 않습니다. 한편, 영업비밀은 등록이 필요 없지만, 실제로 비밀 상태가 유지되고 합리적인 보호 조치가 있는 경우에만 보호받을 수 있습니다.

표의 마지막 행이 선택의 핵심입니다. 경쟁사가 제품을 구입해 분해한 뒤 제조 방법을 알아낼 수 있는 경우, 상대방이 선의로 스스로 고안해 냈다면 영업비밀은 전혀 도움이 되지 않습니다. 그런 종류의 것은 등록하는 것이 좋습니다. 반면, 완제품만으로는 알 수 없는 배합 공식이나 생산 파라미터는 비밀로 유지하는 것이 더 유리한 경우가 많습니다. 만료 기한이 없고 경쟁사에게 자신이 어떻게 하는지 알릴 필요가 없기 때문입니다.

소급하여 바로잡을 수 없는 함정 — 출원 전 공개

이는 가장 흔하게 발생하는 손해이며, 일단 발생한 후에는 변호사가 해결해 줄 수 없는 손해입니다.

특허 출원의 핵심 요건은 신규성입니다. 출원일 전에 발명의 핵심 내용을 공개하면 해당 발명은 신규성을 상실하여 거절 사유가 될 수 있고, 이미 등록되었다 하더라도 이후에 취소될 수 있습니다. 법률은 제한된 기간 내의 특정 형태의 공개에 대해 예외를 인정하며, 이는 실제 공개 날짜와 공개 형태를 건별로 검토하여 판단해야 합니다.

사업자들이 공개에 해당한다는 사실을 모른 채 흔히 하는 행위로는 전시회 부스 운영, 소셜 미디어에 작동 시연 영상 게시, 프리오더 실시, 비밀유지계약 없이 고객에게 샘플 발송, 상세한 스펙이 포함된 견적서를 여러 곳에 제출, 언론에 출시 보도 등이 있습니다. 안전한 순서는 먼저 출원한 후에 출시하는 것입니다. 출원 전에 공장, 투자자 또는 거래처와 협의해야 하는 경우에는 정보의 범위, 기간 및 타인 명의로 출원하는 것을 금지하는 내용을 명시한 비밀유지계약을 체결해야 합니다.

먼저 출원하는 자가 먼저 얻는다 – 먼저 생각했다고 얻는 것이 아니다

태국 특허 제도는 출원일을 중시한다. 먼저 생각했음을 입증한다고 해서 권리를 얻는 것은 아니다. 상대방이 먼저 출원하면 권리를 얻지 못한다. 실제로 제품이 ‘완성’될 때까지 수개월을 망설인 사람은 먼저 출원한 거래처나 전 직원에게 권리를 빼앗기는 경우가 많다. 그리고 그 시점에 남은 해결책은 상대방 출원의 유효성을 다투는 것뿐인데, 이는 일찍 출원하는 것보다 훨씬 비용이 많이 들고 시간도 오래 걸린다.

이 문제는 회사 설립 시점에 브랜드 소유권을 누가 보유할지 결정하는 문제와 이어진다. 투자한 사람이 아니라 서류를 진행한 사람에게 권리가 돌아가도록 내버려 두는, 동일한 유형의 실수이기 때문이다.

팀이 고안한 것의 소유자는 누구인가

원칙적으로 피고용인이 고용계약에 따라 또는 고용주의 지시에 따라 고안한 발명의 특허를 받을 권리는 통상 고용주에게 귀속되며, 달리 약정한 경우는 예외입니다. 발명자는 여전히 발명자로 기재될 권리가 있고, 법률이 정하는 조건에 따라 보수를 받을 권리가 있을 수 있습니다. 피고용인이 아닌 독립 계약자에게는 동일한 원칙이 자동으로 적용되지 않습니다.

가장 흔한 오류는 기업이 프리랜서, 디자이너 또는 개발 대행업체를 고용해 제품을 디자인하게 한 뒤 대금을 전액 지급하고는 자신이 소유자라고 착각하는 것입니다. 견적서나 계약서에 권리 양도 조항이 전혀 없는데도 말입니다. 사업을 매각하거나 투자자를 유치할 때, 실사를 맡은 변호사는 권리 취득의 경위를 요구할 것이고, 이러한 공백은 실제로 거래가 지연될 수 있습니다.

작업 시작 전, 작업 종료 후가 아니라 서류에 반드시 포함되어야 하는 것은 이 작업에서 발생하는 결과물과 발명이 발주자의 소유라는 합의, 발명자가 향후 출원에 필요한 서류에 서명하도록 하는 의무, 작업 종료 후에도 계속 효력이 있는 기밀 유지 조항, 그리고 해당 작업을 다른 고객을 위해 재사용하는 것을 제한하는 조항입니다.

특허는 판매 허가가 아니다

특허를 취득하면 바로 제품을 판매할 수 있다고 생각하는 것은 기업이 시간과 비용을 불필요하게 낭비하게 만드는 흔한 오해입니다. 실제로 특허는 타인이 귀하의 발명을 사용하는 것을 금지할 수 있는 권한을 부여할 뿐, 다른 법률을 우회하여 제품을 판매할 권리를 주지는 않습니다. 강제 표준에 해당하는 제품은 여전히 산업표준(태국 산업표준, มอก.) 관련 허가가 필요하며 (제품에 마크(มอก.)가 필요한가? 누가 책임을 지나), 화장품도 여전히 신고를 해야 합니다 (화장품 신고서, 누가 보유해야 하나). 또한 자체 특허를 보유하고 있다고 해서 귀하의 제품이 타인의 특허를 침해하지 않는 것은 아니며, 이는 별개의 문제로서 별도로 검토해야 합니다.

모방당했을 때 취할 수 있는 조치

특허 분쟁은 지식재산권 및 국제거래 법원의 관할에 속하며, 일반 민사법원이 아닙니다. 사건은 손해배상 청구와 침해 중지를 구하는 민사 부분과, 행위의 성격에 따른 형사 부분으로 나뉠 수 있습니다.

사건의 승패를 가르는 것은 흔히 법률 문제가 아니라, 상대방이 눈치채기 전에 확보해 둔 증거입니다. 즉, 실제로 구매한 상대방 제품과 영수증·주문 내역, 날짜와 시간이 기록된 온라인 스토어 화면 전체의 캡처, 판매자 정보와 배송 경로, 그리고 상대방 제품과 귀하의 특허청구범위를 항목별로 대조한 기술적 비교 자료가 이에 해당합니다. 증거를 충분히 확보하기 전에 경고장을 보내는 것은 상대방에게 증거를 숨기라고 알려주는 셈이 되어, 사건을 즉시 약화시킵니다.

모방이 내부 정보를 본 전 직원이나 거래처에 의한 것이라면, 특허 침해와 영업비밀 공개를 동시에 주장할 수 있습니다. 이 경우 각각 다른 증거 서류가 필요하므로, 상대방에게 연락하기 전에 변호사가 소송 전략을 세우도록 해야 합니다.

태국에서 등록했다고 해서 전 세계에서 보호되는 것은 아니다

특허는 등록된 국가에서만 효력이 있다. 해외로 수출하거나 해외에서 생산하려는 자는 최초 출원 시점부터 대상 국가를 결정해야 한다. 최초 출원일로 소급하여 권리를 주장할 수 있는 기간이 제한되어 있기 때문이다. 기간이 경과한 후에 제출된 출원은 이미 공개된 문서로 신규성에 이의를 제기당할 수 있으며, 여기에는 본인의 문서도 포함된다.

착수 전 체크리스트

• 무엇을 보호할지 명확히 정하라 — 작동 원리, 외관, 또는 유출되어서는 안 되는 정보. 이 세 가지는 각각 다른 도구를 사용하기 때문이다.
• 출원서 작성을 위해 비용을 지출하기 전에, 이미 공개된 사실이 있는지 공개 날짜와 경로를 확인하라.
• 기존 특허 정보를 검색하여, 본인의 것이 충분히 새로운지, 타인의 특허와 충돌하지는 않는지 확인하라.
• 개발 일지, 작성일시가 기재된 설계 파일, 공동 창작자 명단을 처음부터 보관하라.
• 직원, 프리랜서, 위탁 생산 공장, 거래처와의 계약상 허점을 차단하고, 권리 양도 조항과 비밀유지 조항을 모두 포함하라.
• 목표 국가는 첫 출원과 함께 결정하라. 제품이 잘 팔릴 때가 아니다.

요약

특허 출원과 비밀로 유지하는 것 사이의 선택은 단 하나의 질문으로 결정되는 사업적 결정으로, 경쟁사가 이를 역설계로 알아낼 수 있는지 여부입니다. 돌이킬 수 없는 손해는 모두 두 가지에서 비롯되는데, 출원 전 공개와 소유자가 누구인지 증명할 서류가 없는 것입니다. 이 두 가지는 작업 시작 전에 작성하는 몇 가지 서류로 예방할 수 있습니다.

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본 내용은 이해를 돕기 위한 일반 정보이며, 특정 사안에 대한 법률 의견이 아닙니다. 보호 범위와 기한은 각 사안의 사실관계에 따라 달라지므로, 결정 전에 반드시 변호사와 상담하시기 바랍니다.