高くつくまで誰も問わない質問
タイで設立する外国人創業者は、法人設立とブランド保護を別の用事と捉えがちです。まず会社、商標は「手が空いたら」。
商標に実際に目を向ける頃には、三つが既に起きていることが多いのです。ブランドが取引をしてきた、販売店が指名された、そして誰かが何かを出願した。
本稿は 設立書類を提出する前に 決めておく価値のある構造的な判断を扱います。
本稿は一般的な情報であり、個別事案への法的助言ではありません。ライセンスに基づきタイから出る資金には、署名前にモデリングすべき税務上の帰結があります。ライセンス案を税務顧問と当事務所に一緒にお持ちください。外国投資家ガイドも参照してください。
1. 判断：誰が商標を保有するか
海外持株会社が保有
- ブランドを取引法人の外に置ける。その法人が売却・再編・請求に直面する場合に重要
- タイの会社に現地株主がいるとき支配を創業側に残せる
- 事業会社へ下ろすライセンスの連鎖が必要で、ロイヤルティを取るなら国境をまたぐ支払いが伴う
タイの事業会社が保有
- より単純。ライセンスの連鎖なし、国境をまたぐロイヤルティの問題なし
- 奨励や現地投資の設計と噛み合うことが多い
- いつか売却・再編・清算したくなるかもしれない法人にブランドを結び付ける
普遍的に正しい答えはありません。普遍的に誤った答えはあります。ブランドが既に取引を始めている状態で決めないまま置くこと。
2. 誰も決めないと起きること
三つの失敗パターン。いずれも多く、いずれも避けられます。
- 創業者個人名義。 そのとき最も速かったからです。最初の投資ラウンドで問題になり、創業者が後に決裂すれば深刻な問題になります。
- 代理店・販売店による出願。 現地パートナーが「助けるために」登録します。以後、彼はあなたの市場アクセスに対する梃子を握ります。契約終了時に最も鋭く効きます。
- 抜け駆け出願。 第三者があなたと一致する商標を先に出願します。取り戻すことは可能ですが遅く、高く、不確実です。その間、立ち上げは止まります。
3. 先願主義と、それが意味すること
タイは先願主義で運用されます。ここでの権利は他所での使用ではなくタイでの登録に従います。
海外で築いた評判が紛争で意味を持つことはありますが、それに依存するのは先に出願しておくより遅く、高く、不確実です。
実務上の帰結：
- 出願の判断は市場参入の 出発点 に属します
- 販売店の指名前、展示会出展前、公開発表前に出願してください
- 事業が実際に使う商品・役務の区分を検討し、拡張予定の隣接区分も含めてください
- 名称を確定する前に登録簿を調査してください。立ち上げ前の改名は不便、立ち上げ後の改名は費用です
4. タイの会社へのライセンス
海外法人が商標を保有するなら、タイの会社には書面のライセンスが必要で、売上が生じる前に 存在すべきです。
ライセンスが定めるべきこと：
- 範囲：どの商標、どの商品・役務、どの地域
- 独占性、そしてタイの会社が再許諾できるか
- 品質管理 — 権利者のブランド支配を保つ根拠
- 期間、解除、そして解除時の在庫と資材の扱い
- ロイヤルティを取るか、どの基準で
私たちが見る二つの失敗は、ライセンスがまったくないこと、そしてタイの会社が商標を何年も使った後に署名されたライセンスです。いずれも将来の売却、投資ラウンド、現地株主との紛争で問題を生みます。
5. タイのチームが作った知的財産
自動的に会社に帰属すると想定しないでください。従業員と独立受託者では扱いが異なり、知的財産の類型によっても異なります。外注先こそ外国企業が最も多く空白を見つける箇所です — ロゴを作ったデザイナー、パッケージを作った代理店、アプリを書いた開発者。
早く行えば安く、信頼できる解決策：
- 雇用契約の譲渡条項
- すべての受託・代理店・フリーランス契約の譲渡条項を、作業 開始前 に署名
- 何をいつ誰が作ったかの記録
関係が終わった後で譲渡を取り付けるのは交渉であり、相手はあなたがそれを必要としていることを知っています。
6. 後のデューデリジェンスで見られるもの
奨励を申請し、投資を受け、売却するとき、知的財産の連鎖がたどられます。
- 各商標を誰が所有し、登録名義は正しいか
- 登録は実際に販売している商品・役務を覆っているか
- ライセンスは存在し、署名され、事業の実際の運用と整合しているか
- 従業員と外注の譲渡は揃っているか
- 未解決の紛争、異議、第三者の権利はないか
その段階で見つかった空白は、相手方が弱点を知っている状態で、時間の圧力の下で埋めることになります。設立段階で処理すれば同じ作業は日常的な手続です。
7. 設立前の創業者チェックリスト
- 誰が商標を保有するか決め、その判断を書面に残す
- 名称を確定する前に登録簿を調査する
- 事業が実際に使う区分でタイに出願する
- 販売店や代理人に自己名義で登録させない
- 海外法人が保有するならライセンスを準備しておく
- 初日から雇用・受託契約の雛形に譲渡条項を入れる
- 商標、出願、更新、ライセンスを一か所で管理する
まとめ
| 判断 | 誤ると |
|---|---|
| 誰が商標を保有するか | 売却・再編時にブランドが誤った法人にある |
| いつ出願するか | 他者が先に出願し立ち上げを止める |
| 販売店による登録 | パートナーが市場アクセスの梃子を握る |
| タイの会社へのライセンス | 書面上の使用権がない法人に信用が積み上がる |
| 従業員・外注の知的財産 | ロゴ・パッケージ・コードが自社のものでない |
ここにあるすべては設立時なら安く、デューデリジェンス時には高くつきます。待って楽になる項目は一つもありません。
当事務所は会社設立と並行して商標出願と知的財産の設計を扱い、帰属の判断が一度で、書面として残るようにします。初回相談は無料です。+66 92 254 2045 までお電話いただくか、お問い合わせページからご事情をお知らせください。知的財産サービス、会社設立も併せてご覧ください。
本ガイドはスワンナワラ法律事務所（1986年設立・コンケン）が作成しました。一般的な情報であり、個別事案への法的助言ではありません。